3 Aleksandra Stanek 31.07.2016

Czy można zastrzec czerwoną gwiazdę? Rzecz o granicach ochrony znaków towarowych

Czy można zastrzec czerwoną gwiazdę? Rzecz o granicach ochrony znaków towarowych

fot: Fot. ŠJů/wikimedia, licencja CC BY 4.0

22 mln zł - tyle może kosztować firmę Food Care naruszenie praw do znaku towarowego Tiger w sporze z Dariuszem Michalczewskim. To najgłośniejsza tego typu sprawa w ostatnim czasie, która uświadamia, jakie znaczenie ma ochrona znaków towarowych.

Niedawno zasadniczo zmieniły się przepisy regulujące zasady tej ochrony. O rewolucji w prawie i jej znaczeniu dla każdego przedsiębiorcy rozmawiamy z Moniką Kowalczyk, rzecznikiem patentowym z kancelarii AOMB.

Monika Kowalczyk: W ostatnim czasie miały miejsce dwie znaczące nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej. Pierwsza z nich weszła w życie 1 grudnia 2015 r., a druga - 15 kwietnia 2016 r.

Najbardziej rewolucyjną zmianą dotyczącą rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych jest przejście z systemu badawczego na system sprzeciwowy. Będzie to miało duży wpływ na sytuację właścicieli zastrzeżonych znaków towarowych, bowiem to na nich - a nie jak dotychczas na Urzędzie Patentowym - będzie teraz spoczywał ciężar monitorowania nowych zgłoszeń pod kątem ich podobieństwa do wcześniejszych znaków towarowych.

Z drugiej strony pozwoli to na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na decyzję Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Co w praktyce oznaczają te zmiany?

Trzeba pamiętać, że na terytorium Polski ochronę znaku towarowego można uzyskać na trzy sposoby: w trybie lokalnym - w Urzędzie Patentowym, w trybie regionalnym - w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w trybie międzynarodowym – w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Po zmianie przepisów właściciele znaków chronionych w Polsce powinni objąć monitorowaniem bazy wszystkich wymienionych wyżej instytucji.

Monitorowanie jest konieczne, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego złożyć stosowny sprzeciw wobec zgłoszenia znaku, który jest podobny do znaku wcześniejszego. Jeśli sprzeciwu nie wniesiemy, późniejszy znak zostanie zarejestrowany.

Czy przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie monitorować wszystkie te bazy?

Pomocą może tu być specjalne oprogramowanie, którym posługują się już niektóre kancelarie patentowe.

Co stanie się w sytuacji, gdy zgłosimy do ochrony znak, który okaże się podobny do cudzego znaku?

Jeżeli nie sprawdzimy wcześniej dostępności nowego znaku, nawet uzyskanie formalnej ochrony w Urzędzie Patentowym nie chroni nas przed zarzutem naruszenia cudzego znaku.

Otóż, zgodnie z orzecznictwem, w razie konfliktu pomiędzy zarejestrowanym znakiem towarowym, a wcześniejszą nazwą przedsiębiorstwa pierwszeństwo przyznaje się tej wcześniejszej nazwie.

Podobnie w przypadku używanego wcześniej, choć niezarejestrowanego znaku towarowego – w razie sporu będzie miał on pierwszeństwo przed znakiem, który został zastrzeżony później w Urzędzie Patentowym.

Ma być szybciej i prościej... Jakie jeszcze zmiany nastąpiły w przepisach o rejestracji znaków towarowych?

Warto wspomnieć o rezygnacji z 3-miesięcznego okresu utajenia zgłoszenia znaku towarowego. Obecnie Urząd Patentowy będzie publikował nowe zgłoszenia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Do innych ważnych dla przedsiębiorców zmian należy również możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy zastrzec można wszystko?

- Nie wszystkie oznaczenia czy symbole mogą być zastrzeżone jako znaki towarowe. Należy pamiętać, że aby określone oznaczenie uznać za znak towarowy, musi ono być używane w funkcji znaku towarowego.

Podstawową funkcją znaku jest oznaczenie pochodzenia - znak towarowy musi nadawać się do tego, aby odróżniać towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

Ponadto, nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które przykładowo składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Na przykład słowa "czekolada" do oznaczania czekolad czy "kiełbasa" dla kiełbas.

Nie można również liczyć na ochronę oznaczeń, które składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Nie uzyskamy też ochrony na oznaczenia, które stanowią kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru. Przykładem może być brak zgody na rejestrację jako znaku towarowego kształtu klocka Lego.

Bezskuteczne będzie też poszukiwanie ochrony dla oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami czy też zawierających element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Na przykład?

- Można tu przypomnieć wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie T-232/10 dotyczącej znaku towarowego przedstawiającego godło Związku Radzieckiego zawierającego m.in. wizerunek sierpa  i młota oraz czerwonej gwiazdy.

Sąd wskazał, że należy unikać rejestracji oznaczeń, których używanie na obszarze Unii Europejskiej naruszałoby panujący tam porządek publiczny lub dobre obyczaje. Użycie symboli despotyzmu w znakach towarowych jest, zdaniem Sądu, niedopuszczalne i takie znaki nie mogą zostać zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe.

Jak wygląda od strony technicznej cała procedura zastrzegania znaku, ile to kosztuje?

- Aby zastrzec swój znak towarowy, należy wnieść stosowne podanie do odpowiedniego urzędu bądź instytucji i uiścić opłatę. W przypadku Urzędu Patentowego wynosi ona 550 zł, gdy podanie składamy w formie papierowej, lub 500 zł, gdy wnosimy je elektronicznie. Następnie Urząd Patentowy dokonuje wstępnego badania znaku, podczas którego sprawdza formalności, np. czy wpłynęła opłata.

Na dalszym etapie badane jest, czy określone oznaczenie nadaje się do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa, przy czym od 15 kwietnia 2016 r. urząd nie porównuje już nowego znaku do znaków wcześniejszych, a ogranicza się jedynie do takich czynności, jak przykładowo sprawdzenie, czy zgłoszone oznaczenie nie jest przypadkiem opisowe w stosunku do towarów, do oznaczania których ma służyć.

Jeśli urząd nie stwierdzi żadnych przeszkód wobec udzielenia prawa ochronnego, ogłoszenie o zgłoszeniu nowego znaku towarowego jest publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Od tego momentu osoby trzecie mogą wnieść swoje ewentualne sprzeciwy, na co mają 3 miesiące. W tym przypadku opłata dla wnoszącego sprzeciw wynosi 1000 zł.

Jak wygląda rozpatrywanie takiego sprzeciwu?

- Strony są zachęcane do negocjacji mających na celu polubowne zakończenie powstałego sporu. Otrzymują na to 2 miesiące, przy czym okres ten może zostać przedłużony nawet do 6 miesięcy.

Jeśli strony nie zawrą ugody, wówczas decyduje oczywiście Urząd Patentowy, który może oddalić sprzeciw i znak zarejestrować albo uznać sprzeciw za zasadny i odmówić ochrony tego znaku.

Mówimy tu o ochronie na terenie Polski...

- Tak, jeśli przedsiębiorca chce zastrzec swój znak również poza granicami kraju, może tego dokonać - co jest bardzo popularne - w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Uzyskana tam ochrona obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej. Opłata w tym przypadku wynosi 850 EUR (w przypadku jednej klasy).

Z kolei ochronę poza granicami Unii Europejskiej można uzyskać w systemie międzynarodowym rejestrując znak za pośrednictwem Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Lista członków tak zwanego Związku Madryckiego liczy obecnie 97 krajów i organizacji i stale się powiększa.

Głośne były nie tak dawno spory dotyczące roszczeń koncernu Apple wobec polskich firm używających znak jabłka lub posługujących się podobnie brzmiącą nazwą. Co powinni wiedzieć polscy przedsiębiorcy, gdy znajdą się w takiej sytuacji? Co zrobić w przypadku zarzutów o naruszenie praw do znaku?

- Przede wszystkim nie należy zbyt szybko się poddawać! W przypadku, gdy określony przedsiębiorca otrzyma wezwanie do zaniechania naruszania cudzego znaku towarowego, należy sprawdzić, który ze znaków był wcześniej używany w obrocie gospodarczym, a także ponownie rozważyć zdolność odróżniającą znaku używanego przez tego przedsiębiorcę.

W przypadku gdy nasz znak był wcześniejszy, nie mamy się czego obawiać. Należy wtedy przygotować dowody używania znaku w obrocie gospodarczym, czyli faktury, umowy, materiały reklamowe, broszury informacyjne, katalogi, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, wizytówki, zdjęcia, wydruki z internetu, oświadczenia, itp.

Jeśli okaże się, że nasz znak jest późniejszy, jeszcze nie wszystko stracone - porównajmy znaki na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej i ustalmy stopień ewentualnego podobieństwa, a ponadto sprawdźmy, czy towary lub usługi, do oznaczania których są używane porównywane znaki, są rzeczywiście podobne.

W przypadku braku podobieństwa towarów lub usług raczej wygramy sprawę, nawet wtedy, gdy znaki będą łudząco podobne.

Jeśli znaki są używane w innych branżach, ale wykazują duży stopień podobieństwa, możemy przegrać, gdy druga strona wykaże renomę lub powszechną znajomość swojego znaku. Do tego należy również wykazać, iż używanie znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W przypadku przedstawienia argumentu dotyczącego powszechnej znajomości znaku wcześniejszego, druga strona powinna wykazać, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, który obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Należy pamiętać, że broniąc się przed zarzutem naruszenia cudzego prawa można wskazać, że wcześniejszy znak towarowy nie był używany w obrocie gospodarczym w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat liczonego od dnia rejestracji tego znaku.

W sytuacjach wątpliwych warto rozważyć zawarcie ugody. Często wystarczy bowiem tylko niewielkie ograniczenie wykazu towarów lub usług bądź rezygnacja z używania znaku na określonym terytorium, aby druga strona poczuła się usatysfakcjonowana i wycofała swój sprzeciw.

3 Co sądzisz? Zajrzyj do komentarzy

Komentarze3

Popularne Najnowsze

madden coins mobile sale 19 stycznia 2017 23:02:20
0 3
nice going!
madden coins mobile sale http://www.madden-store.com
Pokaż cały komentarz
Dlaczego warto inwestować w towary ze zwrotów?

Dlaczego warto inwestować w towary ze zwrotów?

Zastanawiasz się nad założeniem własnego biznesu, ale nie jesteś pewien, czy na tym nie stracisz? Postaw na sprawdzony pomysł – zainwestuj w towary ze zwrotów.
Optymalizacja kosztów druku

Optymalizacja kosztów druku

Co robią pracownicy na służbowych komputerach?

Co robią pracownicy na służbowych komputerach?

Mocny smartfon Huawei P9 lite dla każdego

Mocny smartfon Huawei P9 lite dla każdego

P9 lite to telefon bardzo wszechstronny, który spełnia swoją rolę w różnorodnych warunkach. Szybki Internet? Dobre zdjęcia? Rozwiązania biznesowe? To wszystko znajdziesz w smartfonie Huawei!
pokaż więcej